악의적인 상표 브로커의 경고장, 상표권 침해 대응 방법

상표권 침해 경고장 대응 방법

안녕하세요. 상표 침해 대응 전문 변리사, 특허법인 위솔, 위솔특허입니다. 최근 들어 악의적인 상표 브로커들로부터 상표권 침해로 경고장을 받았다는 소상공인 분들이 상담, 문의하시는 경우가 많습니다. 그래서 이번 글에서는 상표 브로커로부터의 상표권 침해 경고장을 받았을 때 어떻게 해야 하는지 대응 방법과 해외 판례 등을 설명드리겠습니다.

 

상표권 침해, 경고장 대응 방법

경고장을 받는다면 많이 당황스러울 텐데요. 하지만 걱정하지 마세요. 아래 내용에 따라 적절하게 대응할 수 있도록 효과적으로 대응하는 방법을 알려드리겠습니다.

 

1. 경고장의 실체 파악하기

경고장을 받았다면, 먼저 그 내용이 정당한지부터 확인해야 합니다. 악의적인 상표 브로커들은 종종 근거가 없거나 약한 법적 근거에 기반해 위협적인 경고장을 보내는데요. 경고장에 명시된 주장을 자세히 검토하고, 필요하다면 전문가(변리사, 특허법인)의 도움을 받아 그 유효성을 평가해야 합니다.

 

2. 전문가와 상의하기

상표 관련 분쟁은 복잡하고 전문적인 지식을 요구합니다. 따라서 경고장을 받았을 때는 상표권 전문 변리사와 상의하는 것이 중요합니다. 변리사는 경고장의 내용을 평가하고, 상황에 가장 적합한 대응 전략을 제시할 수 있습니다.

 

3. 대응 전략 수립하기

상표 전문 변리사와 상의한 뒤, 방어 전략을 수립합니다. 이는 자신의 상표가 실제로 타인의 상표권을 침해하고 있지 않음을 입증하거나, 상대방의 주장이 근거 없음을 증명하는 방법과 협상을 통해 문제를 해결하는 등의 전략 을 수립하여 최선의 대응 방법을 도출해야 합니다.

 

해외 판례 살펴보기

상표권 침해 관련 악의적인 상표 브로커의 경고장 발송 사례는 중국에서 많이 일어나는데요. 중국의 상표 브로커들의 상표 선점은 대기업, 중소기업 심지어 개인 사업자 등 대상을 가리지 않고 과거부터 꾸준하게 우리를 괴롭혀 왔습니다. 하지만 파리바게뜨, 정관장 등 국내 기업들이 중국 브로커들로부터 승소한 사례가 늘고 있는데요.

중국 관광지 고북수진

 

‘고북수진(古北水镇)’ 상표권 침해 및 부정경쟁법 위반 사건
원고는 사진(위)으로 보이는 고북수진이라는 관광지의 운영과 관리를 위해 설립된 곳으로, 2010년에 설립되어 2014년부터 정식 운영된 곳입니다. 반면에 피고는 상표출원, 등록에 대한 전문지식을 갖춘 상표 대리회사로, 2015년에 "고북수진(古北水镇)"으로 상표를 2건(33류 : 백주, 알코올음료 등 / 25류 : 의류, 신발 등) 출원, 등록받았습니다.

2016년 피고는 원고에 경고장을 발송하여 제33류에 해당하는 상표에 침해행위를 중지할 것을 요구하였는데요. 한편 원고는 2017년 "고북수진(古北水镇)" 상표를 등록하려고 했지만 피고의 상표와 유사하다는 이유로 거절되었고, 원고는 상표평심위원회에 불복심판을 청구하였으나 기각당했습니다. 이후로도 원고는 상표평심위원회의 결정에 행정소송을 제기했고, 피고의 상표에 대해 무효심판을 청구하기도 하였습니다. 2019년, 피고의 상표가 국가지식재산권국에 의해 무효가 선고되면서 원고는 피고가 악의적으로 상표를 등록하고 경고장을 발송하는 등의 행동이 신의성실 원칙을 위반한 부정경쟁행위라고 주장하며 소송을 제기하였습니다.

원심에서는 피고의 원래 경영 범위에 상표 양도 및 대리 서비스가 포함되어 있었지만 사후에 이를 변경한 것에 대해 상표법 제19조 제4조를 위반하였다고 보고, 또한 피고가 해당 상표권을 취득하고 권리를 행사하는 행위에 대해 부정경쟁행위로 인정하여 원고의 주장을 지지하였습니다. 피고는 상소하였지만, 이를 기각 당하고 원심이 확정되게 됩니다.

출처: 악의적 경고장 발송 및 고소가 부정경쟁행위에 해당된다는 북경 지식재산법원의 판결, 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실

 

 

판결의 요지는 피고는 피고의 등록상표를 이용하여 정상적인 경영활동을 하거나 지식 재산 권을 보호하는 것이 아니라 상표권을 선점하여 원고가 "고북수진(古北水镇)" 상표를 사용하지 못하게 저지하고, 부당한 상업적 이익과 경쟁 우위를 탈취하려는 목적과 의도를 가진 것으로 판단했습니다.

 

즉, 피고는 해당 상표의 출원이 부당하다는 것을 알고서도 해당 상표의 등 록을 취득하였고, 원고에게 권리침해 경고장을 발송하고 행정기관에 고소를 제기할 때도 해당 상표의 권리에 중대한 하자가 있다는 것을 인지하였지만, 타인의 합법적 권익을 침해하는 것을 주요 목적으로 상표권을 행사한 것으로 상표권의 남용에 해당된다고 판단했으며, 신의성실 원칙을 위반하는 부정경쟁 행위에 해당되므로 피고는 상응한 민사책임을 부담하여야 한다고 판결했습니다.

 

 

시사점
이 사건의 주요 쟁점은 일정한 영향력이 있는 타인의 상호를 먼저 등록한 후 경고장을 발송하고 행정기관에 고소한 것이 부정경쟁행위에 해당하는지를 판단하는 것이었는데요.

"상표권을 악의적으로 등록하고 남용하는 행위는 부정경쟁 행위에 해당된다"라는 또 한 번의 판례를 만들어줬습니다. 즉, 타인의 합법적 권익을 침해하는 것을 주요 목적으로 해당 상표권을 남용한 경우, 상표전용권을 획득하였다 하더라도 그 행위의 부당성이 정당화될 수 없음을 인정한 것이지요.

 

이러한 판례를 볼 때 우리 기업은 중국의 최근 상표권 보호와 관련한 변화를 적극 활용할 필요가 있는데요. 예컨대 중국 상표 브로커가 우리 기업 상표를 대량으로 선점하였다든지, 고가의 양도 협상을 시도한다든지, 악의적인 고소를 한다든지 하는 경우가 발생하면 신의성실원칙과 권리남용을 적극 주장하는 대응 전략 등을 활용할 필요가 있습니다.

 

상표권 관리와 예방 조치

위의 판례처럼 악의적인 상표 브로커의 상표 선점은 점점 그 효력이 인정되지 않을 확률이 높아지고 있지만, 가장 좋은 것은 이러한 상황에 처음부터 처하지 않는 것이겠죠? 앞으로 이러한 상황을 피하기 위해서는 상표권 관리와 상표권 침해 예방 조치가 필요합니다.

 

1. 상표권 등록

상표권 등록은 상표에 대한 권리를 확보하고 침해로부터 보호하는 가장 기본적인 방법입니다. 등록 상표는 특정 상품 또는 서비스와 관련하여 사용할 독점적인 권리를 부여하기 때문입니다. 이와 같은 상표권 등록은 속지주의를 따르기 때문에 해당 국가에 직접 출원 또는 마드리드 의정서에 따라 여러 국가에 한 번에 출원하는 방법이 있습니다.

 

https://blog.naver.com/wesolpat/223230632155

알면 도움 되는, 해외상표출원·등록 방법

 

2. 상표 사용 관리

상표 침해를 막고 상표를 관리하기 위해선 등록 상표를 일관되고 적절하게 사용해야 합니다. 상표의 변형 또는 오용은 상표권 침해로 간주될 수 있기 때문이죠. 사용 매뉴얼 및 가이드라인을 통해 일관된 상표 사용 관리가 필요합니다. 또한 상표권은 사용연한이 있기 때문에 상표권 갱신 또한 중요한 관리 포인트입니다.

 

3. 상표 모니터링

시장에서 유사 상표를 지속적으로 모니터링을 통하여 침해 가능성을 파악해야 합니다. 온라인 검색, 전문 모니터링 서비스(특허 법인) 활용하여 침해 발생 시 신속한 대응을 통해 피해를 줄일 수 있습니다.

 

4. 법적 조치

상표권 침해가 발생할 경우, 민사 소송 또는 형사 고발을 통해 대응할 수 있는데요. 지식재산권 법률 전문가(변리사, 특허 법인 등)의 도움을 통해 적절한 법적 조치가 필요합니다.

 

악의적인 상표 브로커들로부터 경고장을 받는 것은 매우 고통스러울 수 있고, 시간적으로 비용적으로 불필요한 경험일 수 있습니다. 하지만 적절한 조치를 취하면 이 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다. 중요한 것은 신속하게 전문가와 상의하고, 적절한 대응 전략을 수립하는 것입니다. 또한, 상표권 관리와 예방 조치를 통해 장기적으로 자신의 권리를 보호하는 것도 중요합니다.

 

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