전혀 다른 상표인데, 상표권 침해가 될 수 있을까

미등록 상표와 제품 로고의 혼동 가능성 판례

안녕하세요. 특허법인 위솔, 위솔 특허입니다. 이번 글에서는 미국에서 있었던 등록 상표와 전혀 다른 상표의 상표권 침해와 관련한 판례를 통해 상표의 혼동 가능성과 침해 기준에 대해 알아보겠습니다.

 

등록 상표와 전혀 다른

실제 사용 상표가 상표권 침해가 될 수 있는가?

 

상표권은 특정 상품이나 서비스의 출처를 식별하는 표지에 대한 권리인데요. 등록 상표와 전혀 다른 실제 사용 상표임에도 상표권 침해가 될 수 있는지에 대한 질문은 쉽게 답할 수 없는 것 같습니다.

 

상표를 인지하는 사람에 따라서 그 기준이 다를 수 있고, 주요 국가에서 상표 유사 판단을 수학 공식처럼 정의하지 않고 여러 상황과 구체적인 사정을 고려하여 상표의 유사성을 판단하기 때문인데요.

 

상표권 침해의 기준

그래도 우선적으로 기준이 되는 상표권의 침해 기준은 아래와 같은 요소들일 것입니다.

1) 유사성, 2) 혼동 가능성, 3) 상표권자의 권리 범위, 4) 피고의 의도

 

유사성은 침해되는 상표와 실제 사용 상표가 시각적으로, 청각적으로, 또는 의미적으로 유사한지 판단합니다. 혼동 가능성은 소비자가 두 상표를 보고 혼동할 가능성이 있는지 판단합니다. 상표권자의 권리 범위는 등록 상표의 상품 또는 서비스와 실제 사용 상표가 사용되는 상품 또는 서비스가 유사한지 판단합니다. 마지막으로 피고의 의도는 피고가 고의로 침해하려는 의도가 있었는지 판단합니다.

 

최근 미국의 판례

원고와 피고는 모두 미국에서 아동복을 판매하는 회사입니다. 원고는 1999년 레덤, 맥린, 제니퍼 세 사람이 설립한 기업인데요. 이중 레덤이 2003년 다른 창업자들과 의견 차이가 생겨 퇴사하고 피고 기업을 세웁니다.

 

트레이드 드레스(Trade dress)는 상품이나 서비스의 고유한 이미지를 뜻하는 지적재산권 용어입니다. 색깔, 크기, 모양 등 제품의 고유한 이미지를 형성하는 복합적인 요소를 통칭

 

2005년부터 피고가 'Little English'로 제품을 판매하자, 2021년 원고는 피고에 상표권 침해와 트레이드 드레스 침해로 제소하였습니다. 1 심을 판결한 켄터키 지방법원에서는 피고의 로고와 원고의 상표와 비교했을 때 혼동 가능성이 인정되기 보기 어려우며 또한 트레이드 드레스 침해를 구성하지 않는다고 보았는데요. 따라서 원고의 승소 가능성이 낮아 원고의 주장을 모두 기각하였습니다. 원고는 이에 불복하여 항소하였고, 2심에서 연방순회항소법원이 원고의 일부 인용을 선고한 건데요.

 

일단 원고는 등록한 상표와 실제 사용하는 상표(미등록 상표)가 달랐습니다. 법원은 원고가 실제 사용한 미등록 상표를 연속적·반복적으로 사용한 점 등을 들어 상업적 사용이 인정된다고 판단하였고요. 상표의 혼동 가능성 요건에서 양 상표의 유사성도 지방법원과 다르게 판단하였습니다. 위의 그림처럼 피고의 상표 "Le"에서 대문자 L 위에 소문자 e를 겹쳐 원고의 상표 "b"와 비슷하게 보이는 점, 또한 두 상표 모두 로고 아래 단어가 있는 점, 색상이 거의 동일한 점을 들어 양 상표가 유사하다고 판단한 것입니다.

 

상표의 유사성을 판단하는 기준

① 원고 상표의 식별력이 인정되는 점

② 상품의 관련성이 인정되는 점

③ 양 상표의 유사성이 인정되는 점

④ 사용된 마케팅 채널이 유사한 점

⑤ 침해자의 상표 선택 의도가 정황상 증명된 점을 고려하여 혼동 가능성 인정

 

즉, 항소법원은 미등록 상표의 경우 혼동 가능성을 판단할 때, 원칙적으로 등록상표가 받는 유효한 추정을 받을 수 없으나 예외적으로, 그 사용이 연속적이고 상업적인 사용인 경우, 등록 상표의 요건을 충족시키므로 보호받을 수 있다고 본 것이죠.

 

상표 출원 시 주의해야 할 점

앞서 말씀드렸듯이 상표권의 침해 기준은 수학공식과 같이 정확히 정해지지 않았습니다. 여러 상황을 고려하여 유사성, 침해를 판단하죠. 때문에 창업을 하시거나 새로운 브랜드를 런칭하기 위해 상표를 출원할 경우 기존의 상표권을 침해하지 않도록 주의를 기울여야 하는데요.

 

 

주관적인 판단에서 등록 상표와 전혀 다른 상표일지라도 유명 상표, 희석화 등 고려 사항에 따라 상표권 침해가 될 수 있기 때문에 상표에 대한 전문적인 지식과 경험을 갖춘 변리사, 특허법인 등을 통해 구체적인 사례에 따라 판단하는 것이 좋으며 위에서 언급한 기준들을 고려하여, 침해 여부를 판단하는 것이 중요합니다.

 

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