상표등록 거절, 이유와 대응 방법

상표등록 거절, 이유와 대응 방법

안녕하세요. 특허법인 위솔, 위솔특허입니다.

 

大창업의 시대인 요즘, 창업과 함께 상표권 확보를 위해 상표출원, 등록을 진행하는 분들이 많아지셨습니다.

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그중에는 상표출원을 위해 유튜브나 블로그 등을 보고 직접 상표출원을 진행하는 분들도 상당수 있는데요.

 

심사과정에서 상표등록 거절 이유를 통지받는 경우가 정말 많습니다.

 

그렇다면 어떤 이유 때문에 상표등록 거절이 될까요? 그리고 어떻게 하면 이에 대한 대응을 할 수 있을까요?

 

 

출원상표의 상표등록거절 이유는?

① 선출원 등록상표와 동일, 유사할 경우

상표는 선출원주의를 따르기 때문에 유사하거나 동일한 '지정상품군'에서 먼저 등록된 상표가 있을 경우 상표등록이 어렵습니다. 상표의 외관(보이는 모습)이 비슷하거나, 문자는 다르지만 발음이 유사한 경우에도 상표등록이 안될 수 있죠.

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다만, 자신의 상표보다 먼저 등록된 상표가 있다고 하더라도 상표등록 이후 3년 이상 사용하지 않은 상표라면 상표등록 취소심판 청구를 통해 자신의 상표를 등록할 수 있으니 참고 바랍니다.

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② 국가, 공공단체 또는 저명한 고인, 유명한 연예인 등의 명칭일 경우

상표에 국가 또는 공공단체의 명칭이 포함된다면 수요자(소비자)가 해당 상표를 국가 또는 공공단체 등으로 혼동할 수 있겠죠. 때문에 특허청에서는 이러한 경우 상표등록을 거절합니다.

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또한 유명인의 이름, 영화 명칭 등을 사용한 상표도 등록이 어려운데요. 등록을 위해서는 유명인, 저작권자 등에게 허락을 받아서 이를 증빙해야 등록될 수 있습니다.

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③ 업계에서 일반적으로 사용되는 보통명사, 관용적 표현일 경우

보통명사나 관용적 표현은 독점권을 허용하지 않습니다. 만약 보통명사와 관용적 표현이 상표로 등록될 경우, 독점권을 허용해 주게 되는 것이기 때문에 보통명사나 관용적 표현은 상표로 등록되지 못합니다. 즉, 보통명사와 관용적 표현은 모든 사람이 사용할 수 있어야 한다는 취지죠.

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예로 식품이나 과일과 관련된 지정상품군에서 보통명사인 '애플(Apple)'은 상표등록이 어렵습니다. 반면 스마트폰, 전자기기에서 '애플'은 상표등록이 되었죠. 이 두 경우의 차이는 해당 지정상품군과의 관련성을 고려했기 때문입니다.

 

④ 원산지, 원재료, 성질 그리고 효능 등으로 구성된 성질표시의 경우

많은 분들이 실수하는 부분이 이 경우인데요. 원산지, 원재료, 성질, 효능 등으로 구성된 물품의 성질표시의 경우에는 상표등록이 어렵습니다.

• 원산지: 대구 막창, 태안 마늘, 울릉도 오징어 등
• 원재료: 바나나 주스, 딸기 스무디 등
• 성질: 유기농 채소, 아이스커피 등
• 효능: 강력 접착 본드, 강력 세탁 세제, 편안한 배게 등

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다만, 성질표시를 상표에 사용할 수 있는 우회 방법이 있는데요. 일반 소비자나 업계인들에게 식별력을 줄 수 있는 명칭이나 로고 등을 추가로 결합하여 상표를 만드는 것입니다. 그 사례로 '맛있는 우유'와 GT'를 결합하여 상표를 만들거나, '홍콩반점'과 '0410'을 결합한 케이스가 있습니다.

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⑤ 다른 상품으로 오인하게 하거나, 상품의 품질을 오인하게 하는 경우

상표가 지정상품에 사용되는 경우 그 상품을 다른 상품으로 오인하게 하거나 상품의 품질을 오인하게 하는 경우에도 상표등록을 받지 못하는데요. 예를 들어 '검은색 팬'에 'White Color'를 상표로 사용한다거나, '오렌지 주스'에 '딸기 딸기' 등의 상표를 사용하는 경우, 수요자로 하여금 상품의 품질 등을 오해할 수 있기 때문이죠.

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이 외에도 특허청에서 상표등록을 거절하는 경우는 정말 많은데요. 상표출원 전에 경험이 풍부한 상표 전문 변리사와 직접 상담을 통해 진행한다면, 상표등록 거절의 확률을 줄일 수 있다는 점 참고하면 좋을 것 같습니다.

 

 

상표등록거절 대응방법은?

상표출원 상표가 어떤 등록요건을 충족하지 못하여 거절 이유가 있다면 특허청은 일정 기간을 지정하여 거절 이유를 적은 '의견제출통지서'를 상표 출원인에게 통지합니다. 이때 적절한 대응을 하지 못한다면 상표등록은 거절결정이 됩니다. 그렇게 되면 그간 들였던 시간과 비용의 소모 그리고 상표권 확보를 하지 못하는 경우가 생기겠죠.

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상표출원인은 특허청 심사관의 거절이유에 대하여 상표등록출원서를 보정한 '보정서'와 '의견서'를 제출할 수 있는데요. 거절이유에 대해 면밀한 검토를 통해 자신의 상표가 왜 상표등록 거절이 되었는지 분석을 해야 합니다. 이때에 자신의 출원상표가 위에서 설명드린 거절이유의 경우에 해당되는지 혹은 식별력이 없는 표장인지 등을 살펴볼 필요가 있습니다.

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이 과정에서 적절한 판단이 서지 않을 경우에는 상표 전문 변리사에 문의를 하는 것이 가장 좋습니다. 상표의 경우 시대에 따라서 상표로 등록될 때도 있고 아닐 때도 있는데(식별력의 변동), 이러한 상표 등록 트렌드를 가장 잘 알고 있는 사람이 상표 전문 변리사이기 때문입니다.

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또한 의견서 및 보정서를 작성하는 데 있어 심사관의 거절이유를 해소시키기 위해선 많은 선례를 조사해서 객관적으로 입증시킬 수 있어야 하기 때문입니다.