만료된 저명 상표권, 없어진 회사 상표 사용해도 될까?

안녕하세요. 문정동 변리사, 특허법인 위솔입니다.

이번 글에서는 없어진 회사의 상표,

즉 만료된 저명 상표권의 사용 가능 여부에 대해 판례를 통해 알아보도록 하겠습니다.

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리만브라더스 상표권 분쟁

러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 세계의 경제가 위기에 빠질 것이라는 전망이 나오는 요즘,

과거 경제 위기를 다뤘던 영화 <빅 쇼트 The Big Short>가 재조명을 받고 있는데요. 크리스천 베일, 라이언 고슬링 등 쟁쟁한 배우들이 나와 경제 위기 사건을 긴장감 있게 그려낸 영화입니다.

이 영화의 소재였던 '리먼 브라더스'의 상표권을 두고 유명 금융사 바클레이(이 사건의 피고, Barclays Capital Inc.)와 영국 소재 주류회사(이 사건의 원고)가 맞붙었던 사건이 있었습니다.

 

일반적으로 타인의 상표를 사용하려면 상표권자로부터 허락을 받아야 합니다. 회사가 망했다고 해서 자동으로 그 상표권이 소멸되는 것은 아닙니다. 상표권은 일정 기간 동안 유효하며, 망한 회사의 상표권도 여전히 존재할 가능성이 있습니다.
만약 그 회사의 상표권이 아직 유효하다면, 그 상표를 사용하는 것은 불법이 될 수 있습니다. 이 경우, 상표권자가 없다면 법적 절차를 통해 상표권을 이전 받거나, 상표권이 만료된 후 새로 등록하는 방법 등이 있습니다.

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리만 브라더스의 파산 후, 피고 바클레이는 기업의 상표권을 포함해 모든 자산을 인수했습니다. 이때 피고의 상표권이 만료되자 원고는 2013년, 2014년 두 차례에 걸쳐 주류와 레스토랑 서비스에 상표를 출원했고, 이후 피고는 2013년에 금융 서비스에 상표를 출원했습니다. 하지만 양측 모두 상대방 출원에 이의신청하였는데요. 이때 상표심판원은 피고가 상표를 포기하지 않았다고 판단하여 원고의 신청만 기각합니다. 하지만 원고는 이에 따르지 않고 미국 연방순회항소법원에 항소를 제기합니다.

원고의 주장​: 피고는 상표 등록 만료됨을 허용하여 상표권을 모두 포기하였으며, 출원 상표 사용에 대한 진정한 사용 의도가 없음을 주장
피고의 주장​: 원고의 출원 상표는 소비자들에게 혼동 가능성이 있으며 피고가 선사용자임을 주장

 

혼동 가능성을 바탕으로 저명상표를 판단하는 경우는 곧잘 있는 편입니다. 단, '만료된' 저명상표의 경우, 쟁점이 까다로울 수 있는데요. 과연 피고의 주장대로 '상표 등록 만료의 허용'이 '상표권의 포기'를 뜻하는 걸까요?

 

연방순회항소법원은 상표심판원의 결정을 인용하고 원고의 항소를 기각했는데요. 판결요지는 아래와 같습니다.

 

만료된 저명 상표권 사용에 대한 상표권 분쟁 판결

쟁점 1: 피고의 상표권의 포기(abandoned) 및 계속 사용 여부
→ 피고는 상표를 포기하지 않고 계속 사용하였다고 판결함

 

상표의 포기는 상표를 다시 사용할 의사 없이 불사용하는 경우라고 규정, 상표권자가 등록상표를 사용하지 않을 의도를 가지고 사용을 중단한 경우 대상 표장은 포기된 것으로 간주함

- 불사용에 관하여 제한된 사용만으로도 상표의 사용이 중단 (discontinued) 되지 않다고 해석함에 충분하며

- 금융 및 비즈니스 거래와 관련하여 사인, 이메일 서명, 웹주소, 보고서 및 연구 자료 등에 피고 표장의 계속적 사용을 확인

 

쟁점 2: 혼동 가능성​ 여부(likelihood of confusion)
→ 원고는 피고의 저명성을 이용한 상업적 사용으로 소비자의 혼동 가능성이 있다고 판결함

 

등록된 표장과 혼동, 오인 또는 기만을 야기할 우려가 있는 경우 출원상표는 등록받을 수 없고 혼동 가능성을 판단하는 기준으로서 Dupont 요소들 중 상품 또는 서비스의 유사성 판단에 있어서

- 원고가 주장하는 바와 같이 금융 서비스(피고)와 주류 판매 및 서비스 (원고)로 비록 상품과 서비스는 상이하지만

- Lehman Brothers 표장은 높은 명성(high degree of fame)으로 광범위한 보호를 받을 수 있음

- 피고가 제출한 증거 원고의 마케팅 자료에 의하면, 원고는 피고의 표장을 모방함으로써 원고의 저명성 및 소비자의 인지도를 이용하려 한 점으로 보아 혼동을 일으킬 가능성이 있음

위에서 살펴본 사건은 리만브라더스(Lehman Brothers)와 같은 일부 저명한 상표가 상표법에 따라 어느 정도의 중요성을 갖는지에 대한 지표를 제공하며 이는 상표권이 만료되었을 때에도 상표권자의 포기 여부에 대한 입증 기준이 높다는 것을 보여주는 사례입니다.

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상표의 저명성은 소비자의 혼동 가능성 여부를 결정하는 주요 구성 요소로서 대중의 인지도와 명성을 가진 상표는 식별력이 모호하거나 약한 상표보다 더 넓은 법적 보호를 받을 자격이 있다는 것이지요.

 

상표의 저명성 판단 기준

상표의 저명성 판단 기준은 국가마다 다르지만, 일반적으로 다음과 같은 요소들을 고려합니다.

1. 인지도: 상표가 일반 대중에게 얼마나 잘 알려져 있는지를 판단하는 기준입니다. 이는 광고, 마케팅 활동, 미디어 노출 등을 통해 판단할 수 있습니다.
2. 시장 점유율: 해당 상표가 해당 시장에서 얼마나 큰 비중을 차지하고 있는지를 보는 기준입니다. 높은 시장 점유율은 그 상표가 사람들에게 잘 알려져 있음을 의미하며, 이는 상표의 저명성을 높이는 요소입니다.
3. 사용 기간: 상표가 얼마나 오랫동안 사용되어 왔는지를 보는 기준입니다. 오랫동안 사용된 상표일수록 사람들이 그 상표를 인식하는 확률이 높아집니다.
4. 광고 및 홍보 활동: 상표를 얼마나 강하게 홍보하고 광고하였는지를 보는 기준입니다. 많은 광고와 홍보를 통해 상표는 더 널리 알려질 수 있습니다.
5. 제품의 품질: 상표가 붙은 제품이나 서비스의 품질도 상표의 저명성을 판단하는 데 중요한 요소입니다. 품질이 좋은 제품은 그 상표를 더욱 저명하게 만들 수 있습니다.

이러한 요소들은 상표의 저명성을 판단하는 데 도움이 되는 기준이지만, 각각의 요소가 모두 충족되어야 저명한 상표라고 판단되는 것은 아니며, 종합적인 판단에 의해 결정됩니다.

 

여기까지 리만브라더스의 상표권 분쟁 판례를 통해 만료된 저명 상표권의 사용 가능 여부, 판단 기준에 대해 알아보았습니다.

 

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